Stel u wilt een onderneming overnemen. De rechten van intellectueel eigendom ("IE-rechten") en de daaraan verbonden goodwill spelen hierbij vaak een grote rol. Het kan zijn dat u niet de gehele onderneming overneemt, maar slechts een bundel van één of meer IE-rechten. Of u neemt de gehele onderneming over, met slechts het oogmerk om de IE-rechten te verwerven. Wat moet u op letten?

Welke IE-rechten heeft de verkopende partij?

Ten eerste dient u te inventariseren welke IE-rechten de verkopende partij daadwerkelijk heeft. Is slechts sprake van een handelsnaam of is er een merk geregistreerd? Auteursrechten ontstaan van rechtswege, zodat geen registratie vereist is. Dit laat onverlet dat het belangrijk is dat goed gedocumenteerd is op welke auteursrechten de verkopende partij rechthebbende is. Zijn bepaalde ontwerpen door een derde partij vervaardigd, dan is het mogelijk dat de verkopende partij de auteursrechten niet heeft, maar slechts een gebruiksrecht. U heeft in dat geval voor het verkrijgen van het auteursrecht, dan wel het gebruiksrecht de medewerking van die derde partij nodig.

Uiteraard doet u er verstandig aan in de overeenkomst vast te leggen dat de verkopende partij ervoor in staat dat hij daadwerkelijk rechthebbende is op de gepretendeerde IE-rechten.

Ingeval van ontwerpen, zoals bijvoorbeeld logo's, is het niet alleen van belang dat u de IE-rechten verwerft, maar ook de digitale bestanden van de logo's. Let derhalve op of deze bestanden aanwezig zijn en leg in de overeenkomst vast dat ook deze bestanden worden overgedragen.

De beschermingsduur

Een merkrecht kan oneindig worden verlengd. Een modelrecht kan echter vier keer worden verlengd tot een maximale geldigheidsduur van 25 jaar. Auteursrechten vervallen 70 jaar na de dood van de maker en octrooien na verloop van twintig jaar. Ga derhalve na hoelang de desbetreffende IE-rechten nog gelden.

Geografische reikwijdte

Voor welke landen gelden de IE-rechten? Check dit van tevoren. Is bijvoorbeeld sprake van een Benelux merk of een Europees merk. Misschien is het merk niet als Europees merk geregistreerd, maar wel in een ander (al dan niet Europees) land afzonderlijk.

Oudere rechten van derden

Indien u IE-rechten verwerft, is het van belang dat u door het gebruik van deze IE-rechten geen inbreuk maakt op mogelijke oudere rechten van derden. Uiteraard geldt hiervoor dat u er verstandig aan doet in de overeenkomst vast te leggen dat de verkopende partij ervoor in staat dat zulks niet het geval is. In dit kader is van belang dat u zich de vraag stelt wat u wenst te bereiken met de over te nemen IE-rechten.

Neemt u een Benelux merk over en wenst u uit te breiden naar één of meer andere landen, dan doet u er verstandig aan om van tevoren na te gaan of er in die landen al een partij is met een ouder recht op die naam en/of dat logo. Op deze wijze voorkomt u teleurstellingen.

Voorafgaand onderzoek naar de IE-rechten is belangrijk

U doet er goed aan om, voorafgaand aan de onderhandelingen, eerst zorgvuldig onderzoek te doen naar hetgeen u wenst over te nemen en hetgeen u daadwerkelijk kunt overnemen van de verkopende partij. Betrek daarbij mogelijke voornemens tot uitbreiding naar andere landen.

Meer informatie?

Heeft u vragen over de overname of de overdracht van IE-rechten? Neemt u dan contact op met mij.

Oorspronkelijk auteur: mr. Paul Wezelenburg (niet meer werkzaam bij RWV Advocaten per 1 november 2015)