MENU

Ook het (her)vullen van gastanks kan merkinbreuk opleveren
08-03-2018

De Hoge Raad heeft begin dit jaar geoordeeld dat ook het (her)vullen van een gastank waarop een merk van een ander staat afgebeeld al inbreuk op een merk kan opleveren. Voordat we deze uitspraak nader bespreken, zullen we eerst even kort stilstaan bij de vraag wanneer nou precies sprake is van een merk en wanneer hierop inbreuk wordt gemaakt.

Wat is een merk?

Een merk is een woord, beeld, vorm, geluid of kleur dat door iemand als merk is ingeschreven in de daartoe bestemde registers van een (inter)nationaal merkenbureau. Nadat een merk is ingeschreven, verkrijgt de houder ervan een uitsluitend recht. Dit betekent dat hij in principe tegen iedere derde kan optreden die zonder zijn toestemming gebruik maakt van zijn merk.

Wanneer is er sprake van merkinbreuk?

Van een inbreuk op een ingeschreven merk is onder meer sprake wanneer het teken van de wederpartij:

  1. gelijk is aan het merk;
  2. gebruikt wordt in het economisch verkeer (‘merkgebruik’);
  3. gebruikt wordt voor dezelfde waren en/of diensten.

Wanneer sprake is van een overeenstemmend merk dat wordt gebruikt voor soortgelijke waren en/of diensten, geldt een extra criterium. Naast de bovengenoemde drie criteria is dan vereist dat, door het gebruik van het teken door de wederpartij, verwarring kan ontstaan bij het publiek. ‘Verwarringsgevaar’ houdt hier in dat het gevaar bestaat dat men het teken associeert met het bestaande merk.

Wat was er precies aan de hand in deze procedure?

Primagaz verkoopt en verhuurt stalen gastanks waarop het Benelux-woordmerk ‘Primagaz’ staat afgebeeld. Zo heeft Primagaz op enig moment een vaste gastank aan een afnemer verhuurd. Deze afnemer heeft de gastank op haar beurt laten hervullen door een andere gasleverancier. Primagaz doet vervolgens een beroep op haar merkenrecht. Zij verzoekt de rechter om deze gasleverancier te verbieden gastanks met het ‘Primagaz’-woordmerk zonder de toestemming van Primagaz te (her)vullen.

Is er sprake van merkgebruik?

Dat er sprake is van het eerste vereiste ‘gelijk merk’ en het derde vereiste ‘gebruik voor dezelfde waren’ staat buiten kijf. Maar is er ook sprake van het tweede vereiste, namelijk ‘merkgebruik’? De Hoge Raad oordeelt van wel. Volgens de Hoge Raad is het namelijk voldoende aannemelijk dat ook het (her)vullen van een lege gastank waarop een merk van een ander staat afgebeeld als een merkenrechtelijke relevante handeling moet worden aangemerkt en er daarom sprake is van ‘merkgebruik’. Het maakt overigens niet uit dat hier geen sprake is van een losstaand object, maar juist van een vaste gastank die bij de afnemer is geplaatst en daar ook wordt gevuld. 

De uitkomst was wellicht anders geweest als de afnemer de gastank had gekocht, in plaats van had gehuurd. Dan zou namelijk een afweging moeten worden gemaakt tussen enerzijds het belang van de merkhouder (bij handhaving van zijn merkrechten) en anderzijds het belang van de consument (om ten volle te kunnen genieten van zijn eigendomsrecht).

Is er afbreuk aan de functies van het merk?

Omdat er sprake is van een gelijk merk en gelijke waren, is in het onderhavige geval niet vereist dat ook sprake is van het vierde vereiste, namelijk ‘verwarringsgevaar’. 

Het is echter vaste rechtspraak dat het voor de vaststelling van een merkinbreuk niet voldoende is dat slechts sprake is van de drie vereisten ‘gelijk merk’, ‘merkgebruik’ en ‘gebruik voor dezelfde waarde’. Het is daarnaast vereist dat het merkgebruik afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk. 

Om die reden heeft de Hoge Raad onder meer een onderzoek gedaan naar de herkomstaanduidingsfunctie en de kwaliteitsfunctie van het merk. De Hoge Raad wees erop dat de gasleverancier de gastank niet heeft voorzien van een etiket waaruit blijkt dat het gas waarmee zij de gastank heeft gevuld afkomstig is van haarzelf en niet van Primagaz. Hierdoor kunnen anderen denken dat het in de gastank aanwezige gas ‘gewoon’ afkomstig is van Primagaz. Dat bij de afnemer dergelijke verwarring niet kon ontstaan, omdat zij het gas bij de gasleverancier had gekocht, is volgens de Hoge Raad niet van belang. Het gaat er namelijk om dat bij mensen die de gastank zien de indruk kan ontstaan dat de gastank gas bevat dat afkomstig is van Primagaz, terwijl Primagaz de kwaliteit van het gas, de veiligheidsvoorschriften en de door haar voorgestane gebruikelijke standaardcontroles niet kan waarborgen. In dit geval is dus ook voldaan aan het laatste vereiste, ‘afbreuk aan de functies van het merk’, en is daarmee sprake van een merkinbreuk.

Is er sprake van uitputting van het merkrecht?

De gasleverancier stelt ten slotte nog dat Primagaz niet kan optreden tegen deze merkinbreuk, omdat er sprake zou zijn van een uitputting van het merkrecht van Primagaz. Dit betekent dat de houder van een merk, Primagaz in dit geval, niet kan optreden tegen het gebruik van haar merk door een ander, als de waren door haarzelf of met haar toestemming op de markt zijn gebracht. De Hoge Raad oordeelt echter dat in het onderhavige geval geen sprake is van een uitputting: de gastank is namelijk eigendom gebleven van Primagaz en deze gastank vertegenwoordigde in merkenrechtelijk opzicht geen zelfstandige economische waarde.

Opmerking verdient nog dat, op het moment dat wel sprake zou zijn van een uitgeput merk, Primagaz zich alsnog tegen het gebruik van dat merk had kunnen verzetten. Zij had daarvoor namelijk gegronde redenen. De gasleverancier heeft het Primagaz-merk gebruikt op een wijze die bij anderen de indruk kan wekken dat er een economische band bestaat tussen Primagaz en de gasleverancier, een indruk die simpelweg voorkomen had kunnen worden door etikettering.

Wilt u uw merk beschermen of wil u meer weten over merkinbreuk?

Neem dan gerust contact met mij of Jasper Schnezler op. Wij kunnen u alles vertellen over merkenrechtelijke bescherming.

© 2018 RWV