Intellectuele eigendomsrechten beschermen ‘de voortbrengselen van de menselijke geest’: een octrooirecht beschermt bijvoorbeeld je uitvinding, een auteursrecht je gemaakte schilderij en een merkenrecht het logo van je bedrijf. Meestal is het wel duidelijk welk recht van intellectuele eigendom de gewenste bescherming kan bieden, maar ook niet altijd. Een voorbeeld is slogans (ook wel slagzinnen). Gebruik je daar het merkenrecht voor, of misschien wel het auteursrecht? De voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland ging in een recente zaak mee in een hele andere route: de leer van de slaafse nabootsing.

De basis: je kunt je slogan beschermen via het merkenrecht of het auteursrecht

Allereerst de meer gebruikelijke wijzen om slogans te beschermen: het merkenrecht en het auteursrecht.

Het Europees Hof van Justitie heeft in het Vorsprung durch Technik-arrest bepaald dat het merkenrecht een slogan kan beschermen. Als een woordencombinatie echter alleen uit een banale objectieve boodschap bestaat, dan heeft de slogan geen onderscheidend vermogen en kan het geen geldig merk vormen. De slogan kan wel onderscheidend vermogen verkrijgen, namelijk door gebruik van de slogan (bijvoorbeeld “Have a Break”) in samenhang met een ander merk (“KitKat”).

Ook het auteursrecht kan eventueel bescherming aan een slogan bieden. De bescherming ontstaat automatisch, maar daarvoor is wel vereist dat aan de auteursrechtelijke werktoets is voldaan.

Lees ook: Auteursrecht beschermt niet altijd bewerkingen van uw werk

Bij slogans kan dat nogal een drempel vormen: “The World’s Local Brewer” beschikte niet over een persoonlijk stempel van de maker, de slogan “Zo. Nu eerst een Bavaria.” evenmin.

Het alternatief: jouw concurrent maakt zich schuldig aan slaafse nabootsing

Slaafse nabootsing is, anders dan merkenrecht en auteursrecht, geen intellectuele eigendomsrecht. Het is een (in 1953 in het Hyster Karry Krane-arrestgeïntroduceerde) leer die de consument beschermt tegen nodeloze verwarring.

Als er geen intellectuele eigendomsrechten in het spel zijn, is het nabootsen van producten in principe gewoon toegestaan. Dat geldt echter niet als er:

  1. verwarringsgevaar bestaat tussen de producten, én
  2. de nabootsende concurrent niet zijn best doet om verwarring te voorkomen. Doet de nabootsende concurrent dat niet, dan creëert hij dus nodeloos verwarring.

In 2017 zette de Hoge Raad in het Mi Moneda-arrest de zaken op een rij:

Een eigen gezicht

  • Om aan te nemen dat er verwarringsgevaar is, moet sprake zijn van ‘een eigen gezicht op de markt’. Het product moet zich qua uiterlijk dus onderscheiden van andere, gelijksoortige producten op die markt.
  • Naarmate er meer soortgelijke producten op de markt komen, kan dat ‘eigen gezicht’ verwateren. Als je je op slaafse nabootsing beroept, moet je dus inspanningen verrichten om nabootsingen van de markt te weren.

Nodeloze verwarring

  • Voor de bepaling of er sprake is van verwarringsgevaar, is de totaalindruk van elk product en de beschouwing daarvan door een weinig oplettend kopend publiek (dat de beide producten meestal niet naast elkaar ziet) bepalend. De Hoge Raad verwijst daarbij naar zijn eerdere Rummikub-arrest.
  • De rechter die beoordeelt of, gelet op de totaalindrukken van de beide producten, sprake is van (gevaar voor) nodeloze verwarring, betrekt daarbij alle relevante omstandigheden van het geval.
  • Het gaat bij de beoordeling niet alleen om de vraag of de producten zelf verwarrend zijn, maar ook om verwarring over de herkomst van de producten.

Verwarring voorkomen

  • De nabootser moet verwarringsgevaar slechts voorkomen voor zover het niet afbreuk doet aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van het product (hierboven onder 2). De Hoge Raad verwijst naar zijn Lego/Megabrands-arrest uit 2009. Als er bij afnemers van de producten een behoefte bestaat aan standaardisatie, dan kan dat een rechtvaardiging zijn voor het nabootsen van een product. Zou de nabootser ondanks een standaardisatiebehoefte namelijk voor een ander ontwerp kiezen om verwarringsgevaar te voorkomen, dan zou dat afbreuk doen aan de bruikbaarheid van het product.

Slaafse nabootsing als bescherming van jouw slogan

De rechtspraak over slaafse nabootsing heeft vrijwel uitsluitend betrekking op productvormgeving. En toch is het naar ons idee geen vreemde gedachte van de rechtbank om de leer ook op een reclameleus toe te passen:

  • In het voornoemde arrest Hyster Karry Krane overwoog de Hoge Raad namelijk: “ook het voeren van reclame op een wijze, die verwarring in de hand werkt, [moet] achterwege blijven, doch een verzuim te dien aanzien [kan] niet tot een verbod van het in den handel brengen van het product, doch enkel tot dat van een aldus opgezette reclame leiden”
  • In het Mi Moneda-arrest verwijst de Hoge Raad expliciet naar het Verdrag van Parijs. Daarin staat dat niet alleen bescherming wordt verleend ten opzichte van producten, maar ook ten opzichte van de ‘inrichting’ en ‘activiteiten’ van een concurrent.

In de praktijk: Spoedtest tegen Spoedtestcorona

De Utrechtse voorzieningenrechter lijkt het eens te zijn met de conclusie dat de slaafse nabootsingsleer ook op slogans van toepassing kan zijn. In een zaak beoordeelde hij of de slogan “Alleen nog even spugen” (van het bedrijf Spoedtestcorona) een slaafse nabootsing was van de slogan “Alleen nog even testen” (van het bedrijf Spoedtest) en paste de hierboven genoemde criteria toe.

De voorzieningenrechter overwoog onder meer het volgende:

  • “De woorden “Alleen nog even” vormen […] een gewone, gangbare zin in de Nederlandse taal met een gangbare betekenis en ordening”
  • “Het is een gebruikelijke combinatie van woorden”
  • “voorop [staat] dat het niet wenselijk is dat taal wordt gemonopoliseerd”

Desondanks komt hij tot de conclusie dat er hier van slaafse nabootsing sprake is en dat zijn wij met hem eens. Redengevend is onder meer dat Spoedtest door middel van grote reclamecampagnes een eigen gezicht op de markt voor coronaspoedtests had gekregen. Spoedtestcorona had tegelijkertijd heel eenvoudig wat afstand van die slogan kunnen nemen, aldus ook de voorzieningenrechter, “zonder aan de doeltreffendheid van de boodschap af te doen”.

Kortom: je hoeft niet per sé over een merkenrecht of over auteursrecht te beschikken om jouw slogan effectief te beschermen tegen na-apers.

Wil je meer weten over slaafse nabootsing of de bescherming van slogans?

Wil je weten hoe je het beste je slogan kan beschermen tegen gebruik door concurrenten? Neem gerust contact op. We helpen je graag verder.

download whitepaper over inbreuk op jouw IE-rechten

Wij hebben alle relevante informatie over inbreuk op IE-rechten voor jou samengevat in een handig whitepaper. Zo weet je na het lezen ervan welke soorten IE-rechten er zijn, wat jouw rechten zijn en hoe je snel en doeltreffend kunt optreden tegen inbreuk.

Meer informatie