MENU

Intellectueel eigendom en overname
12-10-2017

Intellectuele eigendomsrechten zoals octrooien, merken en auteursrechten, vormen vaak één van de belangrijkste vermogensbestanddelen van een onderneming. Daarbij zijn er twee mogelijkheden. Ofwel uw onderneming is zelf de houder van intellectueel eigendomsrechten, ofwel uw onderneming beschikt over (niet overdraagbare) licenties op de intellectueel eigendomsrechten van een ander. Als u uw (familie)bedrijf wilt verkopen, is het van belang om deze waardevolle vermogensrechten volledig in kaart te brengen en de registraties en eventuele licentieovereenkomsten te controleren. 

Zorg ervoor dat de registraties van uw intellectueel eigendomsrechten op orde zijn

Of het nu een merkrecht, modelrecht, octrooirecht of de registratie van een domeinnaam betreft, van belang is dat het intellectueel eigendomsrecht correct is geregistreerd en de verschuldigde kosten tijdig en volledig zijn betaald (ook voor een eventuele verlenging van uw intellectueel eigendomsrechten).

Denk bij het correct registreren onder meer aan de tenaamstelling van de houder van het intellectueel eigendomsrecht (is de juiste statutaire naam van de onderneming als houder opgenomen?). Is het merk ingeschreven voor de producten en/of diensten die uw onderneming daadwerkelijk op dit moment exploiteert (een merk wordt altijd geregistreerd voor bepaalde producten en diensten die zijn ingedeeld in klassen).

Let op: als u in uw verkoopmemorandum opneemt dat uw onderneming houder is van (bijvoorbeeld) bepaalde (buitenlandse) merkrechten, dan moeten de merkregistraties uiteraard ook in orde zijn en (dus) geen oppositieprocedures of andere inbreukprocedures meer aanhangig zijn. Zijn deze procedures wel aanhangig, dan is het van belang om de stand van zaken helder op een rijtje te hebben zodat u de koper hieromtrent in het kader van een due dilligence onderzoek volledig kunt informeren. Het achterhouden van (dergelijke) informatie leidt altijd tot een vertrouwensbreuk.

Intellectueel eigendomsrechten: wat is het waard?

De waarde van intellectueel eigendomsrechten wordt normaliter meegenomen in de waardering van de onderneming als geheel. Als er “iets” aan schort, dan wordt dit vaak gebruikt om een afslag te rechtvaardigen.

Overname van intellectueel eigendomslicenties bij activatransacties vs aandelentransacties

Beschikt uw onderneming over een (niet overdraagbare) licentie op intellectueel eigendomsrechten, dan dient u te bedenken of de beoogde overname in de vorm van een activa (passiva)transactie, dan wel een aandelentransactie zal plaatsvinden.

Bij een activa (passiva) transactie worden bepaalde vermogensbestanddelen van uw onderneming overgedragen aan de koper. Bij een aandelentransactie worden de aandelen van uw onderneming overgedragen aan de koper.

Is sprake van een activatransactie, dan kunnen de intellectueel eigendomslicenties alleen via contractsoverneming worden overgedragen aan de koper. U heeft dan de medewerking nodig van de licentiegever die toestemming dient te geven voor de overdracht van uw licentieovereenkomst aan de kopende partij. Die toestemming kan vóór of eventueel ook na de overname worden verstrekt. Slechts op het moment dat de licentiegever zijn medewerking verleent door toestemming te geven, komt een rechtsgeldige overdracht van de intellectueel eigendomslicentie tot stand.

De iure verandert de contractuele relatie tussen de licentiegever en de licentienemer bij een aandelentransactie niet. Immers, de onderneming van de licentienemer blijft bestaan en krijgt slechts een andere aandeelhouder. De licentie(overeenkomst) blijft bij een aandelentransactie dus (in principe) ongewijzigd voortduren en de medewerking van de licentiegever is (in principe) niet vereist. Dat een licentie niet overdraagbaar is, doet hier niets aan af.

Het voorgaande is evenwel anders op het moment dat in de licentieovereenkomst een zogenaamde ‘change of control’ bepaling is opgenomen. Deze bepaling houdt in dat de licentieovereenkomst onmiddellijk eindigt ingeval het een overdracht van aandelen van de onderneming van de licentienemer betreft, tenzij de licentiegever alsnog instemt met de beoogde wijziging in aandeelhouder van de licentienemer.

Bent u van plan om uw bedrijf te verkopen of heeft u een bedrijf op het oog om te kopen?

Neem gerust contact met mij op of Matthy van Paridon. Wij verzorgen uw overname van A tot Z!

© 2017 RWV